Marchio d'impresa. Diritti "esauriti" se il titolare dice no.

Si ha l’esaurimento dei diritti conferiti dal marchio solo se non c’è il consenso del titolare del marchio ad un’immissione nel commercio nella CE o nel SEE.La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si pronuncia sull’interpretazione delle norme comunitarie sul marchio comunitario e sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa.

In merito il quadro normativo prevede all’art. 13 del regolamento n. 40/94, n. 1 che il diritto conferito dal marchio comunitario non consente al titolare di impedirne l’uso per prodotti immessi in commercio nella Comunità con tale marchio dal titolare stesso con il suo consenso; mentre all’art. 7, n. 1, della direttiva 89/104, stabilisce dopo la novella operata dall’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), che il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare l’uso del marchio di impresa per prodotti immessi in commercio nella Comunità con detto marchio dal titolare stesso o con il suo consenso.

Posto che l’art. 5 della suddetta direttiva 89/104 attribuisce al titolare del marchio un diritto esclusivo che gli consente di vietare ai terzi, in particolare, d’importare prodotti recanti il suo marchio, di offrirli, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, emerge che l’art. 7, n. 1, contiene un’eccezione, prevedendo che il diritto del titolare si esaurisce qualora i prodotti siano stati immessi in commercio nel SEE dal titolare stesso o con il suo consenso.

L’estinzione del diritto esclusivo consegue pertanto sia dal consenso del titolare all’immissione in commercio nel SEE formulato in modo espresso o implicito, sia dalla immissione in commercio nel SEE da parte del titolare stesso o da un operatore economicamente vincolato al titolare.

Il consenso del titolare o l’immissione in commercio nel SEE da questi o da un operatore ad esso economicamente legato, che equivalgono ad una rinuncia al diritto esclusivo, costituiscono pertanto ciascuno un elemento determinante dell’estinzione di tale diritto.

Tuttavia va ricordato che, anche qualora la prima immissione in commercio dei prodotti in questione nel SEE sia stata effettuata da un soggetto che non ha alcun legame economico con il titolare del marchio e senza il consenso esplicito di quest’ultimo, la volontà di rinunciare al diritto esclusivo può risultare dal consenso implicito del detto titolare che però non può risultare da una mancata comunicazione del titolare del marchio, a tutti gli acquirenti successivi dei prodotti immessi in commercio al di fuori del SEE, della sua opposizione a una immissione in commercio all’interno del SEE, né da una mancata indicazione, sui prodotti, di un divieto di immissione in commercio all’interno del SEE e tanto meno dalla circostanza che il titolare del marchio abbia ceduto la proprietà dei prodotti contrassegnati con il marchio senza imporre restrizioni contrattuali o che diritto di proprietà ceduto includa un diritto illimitato di rivendita dei prodotti all’interno del SEE.

Allo scopo di permettere la protezione dei diritti attribuiti dal marchio pur consentendo l’ulteriore commercializzazione di prodotti con un marchio senza che il titolare di questo possa opporvisi, è essenziale che quest’ultimo possa controllare la prima immissione in commercio di tali prodotti nel SEE.

Inoltre, i diritti conferiti dal marchio sono esauriti soltanto per gli esemplari del prodotto che hanno costituito l’oggetto di una prima immissione in commercio nel SEE dal titolare stesso o con il suo consenso.

In conclusione l’art. 13, n. 1, del regolamento n. 40/94 e l’art. 7, n. 1, della direttiva 89/104 debbono essere interpretati nel senso che l’esaurimento dei diritti conferiti dal marchio ha luogo solo se, secondo una valutazione del giudice, possa escludersi il consenso espresso o implicito del titolare del marchio ad un’immissione in commercio rispettivamente nella Comunità o nel SEE dei prodotti per i quali tale esaurimento viene invocato.

A tal proposito appare irrilevante che l’operatore il quale importa prodotti contrassegnati con il marchio sia all’oscuro dell’opposizione del titolare alla loro immissione in commercio all’interno del SEE o alla loro immissione in commercio su tale mercato da parte di operatori diversi dai rivenditori autorizzati; oppure che i rivenditori e i grossisti autorizzati non abbiano imposto ai propri acquirenti restrizioni contrattuali che riproducessero siffatta opposizione, benché essi ne fossero stati informati da parte del titolare del marchio.

(Corte di Giustizia)


Fonte: IPSOA