La tutela del segreto industriale e la concessione di sublicenze.

Domanda<br />Un'azienda italiana ha concluso un contratto di licenza per trasferire una tecnologia che riguarda uno speciale rivestimento idoneo a proteggere i metalli. La tecnologia è stata frutto di una dispendiosa attività di ricerca e sviluppo. Il contratto prevede a carico del lienziatario rumeno un generico obbligo di non rivelare le conoscenze tecniche a soggetti terzi senza il previo accordo del licenziante. Nonostante tale divieto il licenziatario ha concesso in sublicenza ad altra azienda il diritto di fabbricare il prodotto. In tal modo secondo il licenziante il contratto è stato violato. Il licenziatario sostiene tuttavia di avere agito nel proprio diritto. Ha ragione?<br /><br />Risposta<br />La normativa comunitaria in tema di libertà di concorrenza ammette che il contratto di licenza limiti la libertà del licenziatario di costituire delle sublicenze. Il licenziatario dovrebbe infatti mantenere il segreto e fare uso diretto delle conoscenze che gli sono state rivelate.<br />Nei contratti di licenza è infatti normale prevedere tutte le precazioni e le procedure idonee a tutelare il segreto industraile rivelato e ciò a cominciare dall'azienda dello stesso licenziatario. E' inoltre usuale prevedere se il licenziatario sia autorizzato a concedere sublicenze.<br />Nel silenzio delle parti si dovrebbe individuare quale sia il diritto applicabile al contratto, tenendo conto che sarà necessario individuarlo con riferimento al regolamento "Roma 1", trattandosi di una relazione tra aziende appartenenti a Stati dell'Unione Europea.<br />Una volta stabilito quale soggetto svolge la prestazione caratteristica in questo tipo di contratto, si può risalire al diritto nazionale applicabile, salvo che l'accordo tra le parti abbia disposto già in merito.<br />Si dovrà in tal caso tener conto che, mentre la normativa italiana in tema di contratti di licenza non dispone particolari norme (per cui molto dipenderà da quanto è disciplinato dal contratto stesso), nel caso della normativa rumena la tendenza del diritto è a tutt'oggi quella di tutelare il licenziatario. A tal proposito, trattandosi di una questione relativa a diritti di proprietà industriale, se si intende interdire l'attività del sublicenziatario, e a condizione che un giudice accolga la tesi del licenziante, sarà comunque necessario ottenere poi la collaborazione del tribunale del luogo in cui risiede il licenziatario e il preteso sublicenziatario al fine di dare attuazione a tale obbligo.<br /><br /><br /><span style="font-style:italic;">Fonte: IPSOA</span>

La tutela del segreto industriale e la concessione di sublicenze.

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